A회사에서는 X발명과 관련해 거액의 연구개발비를 투입했으며 A회사의 연구원 홍길동이 재직 중에 그 직무와 관련해 X발명을 했다. X발명과 관련해 ‘특허를 받을 권리 또는 특허권’은  ‘A회사’와 ‘연구원 홍길동’ 중 누구에게 있을까?

정답은 ‘연구원 홍길동’이다. 거액의 연구개발비를 투입한 A회사로서는 매우 아쉬운 일이지만 ‘특허를 받을 권리 또는 특허권’은 원칙적으로 연구원 홍길동에게 있다. 다만 A회사는 무상으로 X발명을 실시할 권리만을 갖는다. 이를 ‘무상의 법정 실시권’이라고 한다. 그렇다면 A회사가 X발명과 관련해 ‘특허를 받을 권리 또는 특허권’을 취득할 방법은 없는가?

정답은 ‘있다’이다. A회사는 사전에 A회사의 종업원 또는 임원이 한 ‘직무발명’에 관한 ‘특허를 받을 권리 또는 특허권’을 승계한다는 내용의 약정(계약 또는 근무규칙)]을 할 수가 있다. 이를 ‘예약승계’라 한다. A회사에 대해 전용실시권을 설정한다는 예약도 가능하다. 다만 A회사는 연구원 홍길동에게 정당한 보상을 해야 한다 (발명진흥법 제15조).   

따라서 A회사가 직무발명과 관련해 ‘특허를 받을 권리 또는 특허권’을 취득하려면 A회사는 직무발명에 관한 보상 및 예약승계를 규정한 ‘직무발명보상규정’을 미리 정해 두고 종업원 또는 임원이 입사할 때 이를 잘 읽어 보고 자필서명을 하게 해 이를 잘 보관해 두는 것이 바람직하다. 참고로 직무발명이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원(이하 종업원등이라 한다)이 그 직무에 관해 발명한 것이 성질상 사용자겧萱?또는 국가나 지방자치단체(이하 사용자등이라 한다)의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말한다(발명진흥법 제2조 제2호).

‘예약 승계’ 주장하기 위해 ‘직무발명’임을 입증해야

예약 승계는 직무발명에 관해서만 체결할 수 있으며 직무발명 이외의 발명 즉, ‘자유발명’에 관해서는 예약승계는 금지되며 이를 위반한 약정조항은 무효로 한다(발명진흥법 제10조 제3항). 따라서 A회사가 X발명에 대해 예약승계를 주장하려면 A회사로서는 X발명이 직무발명 임을 입증할 필요가 있는데 A회사는 위 입증을 위해 연구원 홍길동에게 연구일지를 작성하게 하고 매일 보고하게 하는 등의 조치를 취하는 것이 바람직하다.

만약 연구원 홍길동이 자신의 직무발명인 X발명에 관해 계약 또는 근무규칙에 위반해 B회사에게 ‘특허를 받을 권리 또는 특허권’을 양도하는 계약을 체결했는데 B회사는 연구원 홍길동이 자신의 직무발명인 X발명에 관해 계약 또는 근무규칙에 위반해 B회사에게 ‘특허를 받을 권리 또는 특허권’을 양도한다는 사실을 몰랐다면 A회사와 B회사 중 누가 ‘특허를 받을 권리 또는 특허권’을 취득하는가?

위 문제는 이중양도의 문제인데 특허 출원 후 특허권 설정 등록 전에는 특허청에 출원인변경신고를 먼저 한 회사가  ‘특허를 받을 권리’를 취득하고 특허권 설정 등록 후에는 특허권 이전 등록을 먼저 한 회사가 특허권을 취득한다.

만약 A회사의 연구원 홍길동이 자신의 직무발명인 X발명에 관해 계약 또는 근무규칙에 위반해 C회사에게 ‘특허를 받을 권리 또는 특허권’을 양도하는 계약을 체결했는데 C회사는 연구원 홍길동이 자신의 직무발명인 X발명에 관해 A회사의 계약 또는 근무규칙에 위반해 C회사에게  ‘특허를 받을 권리 또는 특허권’을 양도한다는 사실을 잘 알고 있으면서도 이에 적극 가담했다면  A회사와 C회사 중 누가 ‘특허를 받을 권리 또는 특허권’을 취득하는가?

정답은 ‘A회사’다. 연구원 홍길동과 C회사간에 체결된 양도 계약은 반사회질서의 법률행위로서 무효이기 때문이다(특허법원 2006. 12. 28. 선고 2005허9282 판결도 같은 취지).

예약승계 약정이 있음에도 불구하고 A회사의 연구원 홍길동이 직무발명인 X발명을 A회사에 통지하지 아니하고 연구원 홍길동의 명의로 또는 연구원 홍길동의 지인의 명의로 특허 출원을 했다면 A회사는 어떻게 해야 할 것인가?

특허출원단계에서 A회사가 위 특허 출원 사실을 알았다면 A회사는 특허청에게 예약승계 약정이 있음에도 불구하고 A회사의 연구원 홍길동이 직무발명인 X발명을 A회사에 통지하지 아니하고 연구원 홍길동의 명의로 또는 연구원 홍길동의 지인의 명의로 특허 출원을 했다는 정보자료를 제공해야 한다. 이 경우 특허청은 특허를 받을 수 없는 자의 출원임을 이유로 연구원 홍길동 등의 특허 출원에 대해 거절 결정을 하게 된다.

영업비밀 관리규정 제정 및 시행할 것

만약 특허등록이 된 이후라면 A회사는 ‘특허 무효심판’을 제기할 수 있다. 또한 특허등록이 된 이후라면 연구원 홍길동은 특허법상 ‘사위행위죄’로 형사처벌될 수 있다. A회사가 직무발명에 대해 보다 더 두터운 보호를 받을 수 있는 방법이 있는가?        

정답은 ‘있다’이다. 즉, A회사가 직무발명과 관련된 정보 등을 영업비밀로서 보호받는 방법이 있다. 다만 영업비밀로서 보호받으려면 A회사는 직무발명과 관련된 정보 등을 상당한 노력에 의해 영업비밀로 유지해야 한다.

즉 A회사는 영업비밀 관리규정을 제정해 시행해야 하며 A회사는 홍길동 등과 같이 영업비밀과 관련이 있는 종업원으로부터 비밀유지 서약서를 받아 두고 비밀유지서약서에는 재직 중에는 물론 및 퇴사 후에도 회사의 비밀을 누설하지 않겠다는 내용 및 퇴사 후 동종업체에 취업하지 않겠다는 내용이 최소한 들어 있어야 한다.

비밀유지서약서는 반드시 입사시에 또는 적어도 재직 중에 종업원으로부터 받도록 해야 한다. 퇴직시에는 종업원들이 비밀유지서약서를 작성하는 것을 거부하는 경우가 종종 있기 때문이다. 아울러 영업비밀 보관 장소에는 인가받은 종업원만 출입이 가능하도록 해야 한다. 서류, 하드디스크, 컴퓨터 등에 대한 접근을 통제해야 한다. 이 외에도  거래 상대방이 거래 과정에서 영업비밀에 접근하는 것이 허용되는 경우 거래 관련 계약서에서 영업비밀임을 명확히 하고 거래 상대방에 대해 비밀유지의무를 부과해야 한다.  

직무발명이 영업비밀로서 관리가 된다면 A회사는 영업비밀을 침해한 자가 누구라도 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 위반을 이유로 해 형사고소할 수 있다. 또한 A회사는 영업비밀을 침해한 자 또는 영업비밀을 침해하려고 하는 자에 대해 영업비밀침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. 또한 A회사는 고의 또는 과실로 영업비밀을 침해한 자에 대해 손해배상청구를 할 수 있다.

<글 : 이지호 법무법인 정률 변호사(yijiho@jllaw.net)>

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