[보안뉴스 김경애] 특허괴물로 인한 우리 전자IT 기업들의 피해가 급증하고, 있는 가운데 미국의 오바마 행정부와 국회가 강력히 NPEs규제책을 내놓고 있고 이러한 법안들이 통과될 경우, 우리 기업들의 분쟁이 줄어들 수 있을 것으로 기대된다.

NPE란 ‘특허를 활용해 제조나 서비스 등 영업활동을 하지 않고 특허권 행사만    으로 수익을 추구하는 기업’을 의미한다.

이와 관련 KEA(한국전자정보통신산업진흥회, 회장 권오현)가 미국 최대규모의 로펌인 DLA Piper의 IP전문변호사(Andrew Schwaab)를 초청하여, 지난 2일 과학기술회관에서 개최한 세미나를 통해 미국의 ‘NPEs 규제법안과 활용전략’에 대해 발표했다. 발표한 주요 내용은 다음과 같다.

△미국 NPEs(일명 특허괴물) 규제의 주요 내용

미국 오바마는 NPE를 “다른 사람의 아이디어를 가로채 돈을 뜯어낼 기회만 엿보는 존재”라고 강하게 비판하고, 의회와 합동해 NPE의 소송남용을 억제하는 내용을 법안을 추진 중이다.

첫째, 특허가 침해되었음을 입증하지 못한 NPEs는 피고의 소송 비용(대리인 비용 포함)까지 부담하도록 하고, 구 법안(H.R. 6245)이 ①‘합리적 승소가능성’여부로 소송비용 부담의무를 지도록 한다. ②대상 특허를 소프트웨어와 컴퓨터 하드웨어로 한정한 것 보다 더욱 규제가 강력해졌다.

둘째, 피고(소송당한 기업)가 원고를 NPE라고 지목할 경우 원고는 90일 이내에 NPE가 아님을 입증해야 하며, 비용 보증증서를 제출해야 한다. NPE 여부가 밝혀질 때까지 discovery 절차를 중지하고, 원고의 입증 실패 시에는 소송한다.

셋째, NPEs에 대한 정의를 명확히 하는 한편, NPEs는 특허의 발명자나 그로부터 양수받아 특허출원한 것이 아닌 자, 대학 또는 대학과 연관된 기술이전조직이 아닌 자, 특허제품의 생산·판매를 통해 특허를 이용하는데 실질적 투자를 하지 않는 자 등이다.

넷째, 특허침해를 주장하는 원고의 주요 영위사업, 특허권공유자, 양수인, 또는 특허권을 행사할 수 있는 법적·재정적 권리를 가진 자의 신원 공개를 의무화하고,  제소자(원고)가 NPE와 관련되었는지를 판단할 수 있는 정보를 피소업체에 제공하도록 의무화했다.

다섯째, 특허권 등의 실제이해당사자 정보를 특허청에 공개의무화 하도록 했다. ‘실제이해당사자(Real-Party-of-Interest)’란 소송을 통해 특허를 행사할 법적 권리를 가지는 자, 그러한 자의 모기업, 특허권 행사할 지배 지분을 가진 자를 의미한다.

한편, 미국을 비롯한 세계 시장에서 NPE의 한국기업에 대한 공세가 크게 증가하고 있다. 특히 전자·IT 관련 특허분쟁이 매우 심각하다.

2011년 300개에서 현재 800여개로 추정되는 등 NPE 숫자가 급증하고, NPE 소송은 2006년 997건 정도였으나 2011년 4,602건에 이른다. 또한, 미국에서 NPE로 인한 특허침해 소송 및 합의 비용은 2011년 290억불로 조사되었고, 2013년에는 400억불이 넘을 것으로 예상된다.   

국내 기업들의 NPE 대응 전략으로는 PGR과 IPR을 활용과 최근 특허무효사례를 적극적으로 활용한다.

이는 소송에 비해 단기간(약 18개월) 소요되고, Discovery 절차에서 △당사자의 적극적인 역할 △연방법원에 비해 무효 입증 정도가 약하며 △CAFC에 항소가 가능 △소송보다 비용이 저렴하다. 그러나 심판단계에서 신청인이 제기할 수 있었던 사유는 추후 소송이나 ITC에서는 주장이 불가하다.

최근 특허무효사례의 적극 활용은 소프트웨어 관련 특허 등 특허청구항이 한정되지 않거나 지나치게 광범위한 경우 무효 되는 사례가 증가하고 있다. 이는 NPE 특허 중 이에 해당되는 부실 특허가 많을 것으로 예상된다.

따라서 NPE 규제법안 발의 이전의 미국 특허제도의 개혁 주요 내용을 살펴보면 △특허소송에서 피고를 병합하는 요건 강화 규정 신설(2011.9.16. 발효) △ Post-Grant Review(PGR) 신설 및 Inter Partes Review(IPR) 제도 개정(2012.9.16. 발효) △선발명주의에서 선출원주의로 변경(2013.3.16. 이후 출원부터 적용) △선사용 항변의 대상을 2011.9.16. 이후 등록되는 모든 특허로 확대한다.

[김경애 기자(boan3@boannews.com)]

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